Marcas idênticas ou com o mesmo nome podem ser registradas? O que diz a lei?

Ao elaborar o nome de uma empresa ou produto, uma dúvida que surge muito é sobre registrar marcas idênticas.

Saber se marcas com o mesmo nome podem ser registradas por titulares diferentes é importante para assegurar os direitos da empresa e também para definir a estratégia de marketing.

Neste post, iremos esclarecer todas as dúvidas sobre o processo de solicitação para registrar marcas idênticas. Você verá, também, quais as condições que devem ser atendidas para que isto seja possível.

É possível registrar marcas com o mesmo nome?

A resposta para esta dúvida está no artigo 124 da Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que trata dos direitos e deveres referentes à propriedade industrial.

Dentre os temas tratados nesta lei, estão:

  • Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
  • Concessão de registro de desenho industrial;
  • Concessão de registro de marca;
  • Repressão às falsas indicações geográficas;
  • Repressão à concorrência desleal.

E é justamente no artigo 124 que a chamada Lei de Propriedade Industrial determina se marcas idênticas podem ser registradas por diferentes titulares.

O art. 124 trata daquilo que não pode ser registrado como marca. Nele está expressa a proibição para se registrar marcas que sejam idênticas ou semelhantes.

Entretanto, esta proibição deve ser observada para situações em que seja possível confundir ou gerar associações com outra marca.

Vejamos:

Inciso XIX da Lei

“Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Porém, quando a marca estiver limitada ao seu campo de atividade, é possível que seja deferida a solicitação para registrar a marca idêntica.

É o chamado princípio da especialidade ou especificidade, que estabelece a proteção da marca quanto à classe de produtos ou serviços que ela pertence e que esteja registrada no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Entretanto, esta possibilidade não se permite a marcas que já possuam concorrentes com alto renome. Esta condição veremos a seguir.

Portanto, apesar de ser proibido o registro de marcas idênticas, é possível haver exceções caso o produto ou serviço em questão seja de um outro setor do que a marca já registrada.

Por exemplo, veículo e empresa aérea (Gol), tintas e loja de departamentos (Renner), loja de eletrodomésticos e loja de roupa masculina (Colombo), entre outras.

Como ocorre a distinção de categorias para registro de marcas idênticas?

Como vimos, para que sejam autorizadas exceções ao registrar de marcas com o mesmo nome, é necessário que o INPI verifique a categoria que o produto e serviço se encontra e identifique possíveis sinais que possam levar à confusão entre as marcas.

Esta avaliação é necessária para se evitar que uma marca leve vantagem, confundindo o consumidor, ao ser associada com outra já conhecida. Além de gerar concorrência desleal, este tipo de associação pode causar danos ao consumidor.

Para realizar a distinção de categorias, o INPI adota uma classificação que é utilizada mundialmente para separar os diferentes produtos e serviços em 45 classes distintas.

Ainda assim, existem muitas classes de atividades que são parecidas ou subdivisões de uma mesma área. Desta forma, podem ocorrer situações em que o registro pode ser negado justamente por causa da possibilidade de gerar confusões.

Por exemplo, no setor automobilístico existem produtos e serviços que podem ser facilmente confundidos pelos consumidores se a marca for a mesma, já que eles derivariam de um mesmo setor de atividade.

Quanto aos sinais presentes na marca, o INPI também realiza a classificação de elementos figurativos. Esta relação visa facilitar o ordenamento e identificação de desenhos, símbolos ou outros elementos visuais que possam levar à associação de marcas distintas, causando problemas à marca que está sendo copiada.

De maneira geral, quando as marcas são de ramos de atividade diferentes, é possível que o registro seja aceito.

É possível registrar um mesmo nome que uma marca muito conhecida?

Como vimos, marcas de grande renome, ou seja, muito conhecidas, possuem uma proteção especial. Isto gera exceções quanto ao registro de marcas idênticas.

Estas marcas estendem sua “exclusividade” do nome independentemente do ramo de atividade que elas atuem. Assim, para este “clube vip” de marcas, não importa se quem está pleiteando o registro seja, por exemplo, um restaurante e a marca original seja fabricante de produtos de limpeza. Ela terá esta proteção especial.

No cadastro do INPI, existe mais de uma centena de marcas muito famosas que estão dentro desta proteção. Apesar de gerar muita controvérsia, esta garantia foi pensada para proteger marcas, muitas vezes centenárias, que depois de tanto investimento em marketing estão no imaginário popular e algumas até viraram sinônimo de produto.

O INPI realiza um estudo técnico e detalhado para analisar se a marca de alto renome atende às exigências para receber esta proteção.

Vamos pegar como exemplo a Coca-Cola que é mundialmente conhecida. Agora, vejamos, se uma empresa quisesse lançar um produto, mesmo que não fosse refrigerante, utilizando este mesmo nome, sem autorização da empresa proprietária, não poderia.

Obviamente este novo produto alcançaria uma imensa divulgação instantânea. Entretanto, estaria induzindo o consumidor ao erro ao associar produtos de fabricantes diferentes.

Igualmente, marcas que sejam muito famosas, mas que possuem registro em outro país, também podem receber este tipo de proteção. Entretanto, a exclusividade ocorrerá apenas para registro dentro da área de atividade da marca.

Sendo assim, antes de solicitar o pedido para registrar a marca com mesmo nome de um produto ou serviço muito famoso, é recomendável realizar uma boa pesquisa antes.

Quando a marca idêntica não pode ser registrada?

Como vimos, os principais motivos de impedimento de marcas com o mesmo nome são quando as empresas atuam no mesmo segmento de mercado, ou quando já existe uma marca muito famosa com este nome.

Outra questão que deve ser observada é quanto à identificação visual da marca. Para se conseguir a autorização para registrar a marca com o mesmo nome de outra, é necessário que a identidade visual (logotipo e outros elementos gráficos) não remetam a uma associação automática entre ambas.

Assim sendo, marcas que tentem ganhar notoriedade em razão da popularidade e da semelhança visual com outra marca também não são aceitas.

Quando o registro é solicitado para uma marca que traz expressões muito comuns, também não se obtém sucesso no pedido.

Marcas que fazem alusão direta ao produto ou serviço configura outro tipo de situação em que o registro é negado.

Por exemplo, se uma empresa que produz café resolve chamar sua marca de “café”. Esta tentativa de associação do tipo do produto com a marca não será aceita, pois poderá gerar concorrência desleal.

Da mesma forma, normalmente são rejeitadas tentativas de solicitação para registrar marcas que tentam se associar a uma localidade. Chamar um produto ou serviço pelo nome de um local pode desfavorecer os concorrentes daquela mesma região.

Sons, sinais gustativos ou olfativos também não são passíveis de registro no INPI.

O que é importante saber sobre o registro de marcas?

Os registros de marcas no país são realizados no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O INPI é autarquia federal que visa estimular a inovação e a competitividade para o desenvolvimento tecnológico e econômico. Isto se dá por meio da proteção eficiente da propriedade industrial.

Somente através do registro estão assegurados os direitos sobre a propriedade e exclusividade de seu uso em todo o país. O registro pode ser obtido para uma marca de maneira nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

O período de registro é de 10 anos e pode ser renovado quantas vezes o titular desejar, desde que realize a solicitação de renovação durante o último ano (9º) de vigência do registro.

Se, ao final do período, o titular não solicitar a renovação, poderá perder o registro para outro.

A proteção de direitos da marca está circunscrita ao setor de atividade do solicitante.

Segundo o INPI, entende-se por marca toda sinalização distintiva, visualmente perceptível, que identifica e difere produtos e serviços, bem como determina a conformidade dos mesmos com determinadas normatizações ou especificações técnicas.

Também conhecido como “nome fantasia”, a marca de um produto ou serviço é diferente do nome da empresa (razão social). Ainda que ambos possam ter o mesmo nome, somente a marca pode ser registrada no INPI.

Alguns erros e confusões comuns

Dentre os principais erros mais comuns no processo de solicitação para registrar marcas está a não solicitação de se registrar em todas as classes necessárias.

Quando isto acontece, a marca ficará somente parcialmente protegida, pois as outras áreas de atuação que não foram solicitadas podem ser reivindicadas por terceiros.

Outra confusão muito comum é a diferença entre marca e patente.

A marca caracteriza-se por servir de identificação de um produto ou serviço através de seu nome, logomarca, cores, símbolos ou outras maneiras que a diferenciem de seus concorrentes.

Por outro lado, o pedido para registrar patente tem por objetivo garantir o direito à propriedade intelectual de uma invenção.

Durante o processo de análise da solicitação para registrar patente, serão verificadas questões como sua inovação, aplicabilidade, entre outras.

Portanto, a patente não é somente uma ideia, mas também requer a apresentação de documentos, desenhos técnicos e análises que comprovem sua viabilidade e aplicabilidade.

A solicitação para registrar patente somente será deferida caso o solicitante prove que a inovação proposta não existe atualmente, fazendo com que ela se diferencie dos demais concorrentes.

Por que é importante contar com auxílio especializado no registro de marcas idênticas?

Como vimos, registrar marcas com o mesmo nome é possível desde que obedeça algumas condições específicas.

Do mesmo modo, apenas o registro da razão social não garante que terceiros usem a sua marca. É somente através do registro que se terá garantia de exclusividade de utilização em todo território nacional.

Poder contar com os serviços de especialistas como a Apolo Marcas e Patentes oferece a tranquilidade de saber que o processo de registro estará atendendo a todos os requisitos burocráticos e técnicos necessários para aprovação.

Além das orientações necessárias, um bom trabalho de assessoria também envolve o acompanhamento de todas etapas do processo.

Da redação da solicitação de registro, passando pelo atendimento aos requisitos exigidos até a consultoria jurídica, o registro da marca deve contar com o apoio de especialistas neste processo.

Evite erros e atrasos

A experiência neste tipo de atividade ajuda a evitar erros e agilizar procedimentos burocráticos.

Por exemplo, ao solicitar o registro pela Apolo Marcas e Patentes, o cliente recebe uma pesquisa gratuita. Nela há uma consulta de marcas em bancos de dados governamentais.

Durante o processo de acompanhamento das etapas do pedido de registro, o cliente possui total transparência quanto ao serviço prestado, inclusive sobre as os honorários cobrados.

Isto dá maior segurança ao cliente, que não será surpreendido por cobranças abusivas. Adicionalmente, agiliza o processo de comunicação e atendimento aos requisitos do INPI.

Garantir, então, que o processo de pedido esteja dentro das conformidades necessárias, evita aborrecimentos, perda de tempo e dinheiro.

Dê visibilidade à sua marca

Além de garantir a exclusividade de uso, o registro ajuda a se precaver de golpes pelo uso indevido da marca. Todo o esforço de marketing e na melhoria da qualidade pode se perder caso a empresa seja vítima de oportunistas.

Existem vários exemplos de marcas similares, de segmentos diferentes, que conseguem se posicionar no mercado de maneira eficiente e se comunicar com seu público sem interferir na estratégia de marketing da marca homônima.

Agindo de maneira idônea e seguindo a legislação, é possível registrar uma marca idêntica à outra já existente.

O registro correto e administração eficiente da marca fará com que os clientes saibam diferenciar nomes iguais, ainda que as marcas tenham finalidades e características distintas.

Considerações finais

Como aprendemos neste post, é possível sim registrar marcas com o mesmo nome. Entretanto, este processo deve ser feito com muito cuidado. Para atender as normas regulamentadoras, indicamos que você conte com a ajuda de especialistas. A Apolo Marcas pode te ajudar. Entre em contato hoje mesmo!

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *