A marca que quero registrar já está registrada, e agora?

Você decide abrir seu negócio, ou pior, já abriu seu negócio, investiu em publicidade e não se lembrou de registrar a marca do negócio! Mais comum do que se imagina, essa infeliz situação acontece e o que podemos fazer para contornar essa situação?

Na maioria dos casos, é necessário escolher trocar o nome a ser registrado, após a realização da consulta de marca no INPI. No entanto, caso a marca que impede seu registro, não esteja sendo usada aqui no Brasil, poderá ocorrer a extinção de registro de marca, devido a caducidade,  expiração do prazo de vigência , pela renúncia de seu titular, ou inobservância do disposto no art. 217 da Lei da Propriedade Industrial.

Neste artigo, trataremos com mais detalhes sobre a caducidade, e como este instrumento pode te ajudar a conseguir o nome que você deseja para sua marca.

O que é a caducidade?

Trata-se de um mecanismo prevista na lei da propriedade industrial em que um registro pode ser anulado, ou parcialmente anulado, em função do desuso do termo ou símbolo protegido por registro de marca concedida. Esta possibilidade busca evitar situações onde termos e símbolos atrativos venham a ser impedidos sem efetiva exploração dos mesmos, engessando e limitando termos possíveis para registro.

Como pedir a caducidade?

Você que quer registrar o termo ou sinal que já está registrado por outro titular deve comprovar legítimo interesse, e em sua caracterização, destacam-se características como:

– Marca registrada, ou mesmo em processo pendente, idêntica ou semelhante para distinguir produtos ou serviços idênticos ou relacionados;

– Direito de personalidade e autorais;

– Direitos que caracterizem atuação do interessado em ramo mercadológico afim aos produtos e serviços relacionados à marca alegada em desuso, isto é, a ser caducada.

Requisitos para requerimento da caducidade

Existem pré-requisitos a serem atendidos para que o início do processo de caducidade tenha mérito, assim o requerimento de caducidade será desconsiderado quando:

– Na data de submissão do requerimento, a marca registrada não estar em vigência por, pelo menos, 5 anos a partir da data de concessão do registro de marca;

– Na data de submissão do requerimento, o uso da marca registrada ter seu uso comprovado, ou desuso justificado por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 anos.

– O comprovante de pagamento referente à GRU emitida pertinente ao requerimento de caducidade não estiver anexado ao processo.

Manifestação do titular

A investigação quanto ao uso da marca contestada abordará os cinco anos contados pretéritos à data do requerimento de caducidade

O titular, por sua vez, deve reunir, e apresentar em prazo legal de 60 dias ao INPI, documentos que comprovem a inicialização do uso da marca na Brasil ou que não tenha interrompido seu uso por mais de 5 anos consecutivo. Ademais, o titular da marca pode alegar razões legítimas para o desuso do termo, podendo, desta maneira,  ter afastada a caducidade de sua marca.

Caducidade parcial

A caducidade pode ser de caráter parcial, quando temos uma marca em desuso registrada em 2 ou mais classes. Neste cenário, o titular da marca deve se manifestar no prazo legal quanto à justificativa do desuso e, no caso em que o desuso do registro se justifique em apenas algumas das classes registradas, a caducidade de dará de forma parcial, ficando livre para registro nas classes em que o desuso do registro da marca não fora devidamente justificada.

Taxas

Além dos custos inerentes aos honorários do seu procurador, os custos para requerimento de caducidade envolvem taxas emitidas pelo INPI que variam dependendo da natureza da empresa e meio de protocolo:

– Via eletrônico: R$ 236,00 para pessoa física, MEI, ME e EPP e R$ 590,00 para demais tipos de empresas.

– Via papel: R$ 354,00 para pessoa física, MEI, ME e EPP e R$ 885,00 para demais tipos de empresas.

Existindo novas dúvidas ou caso tenha alguma observação a ser dita, deixe seu comentário abaixo ou entre em contato com a Apolo.

4 thoughts on “A marca que quero registrar já está registrada, e agora?

  1. Cecilia says:

    Boa noite, eu quero registrar minha marca (AURORA) mas ela já foi registrada na mesma classificação, porém a registrada trabalha na confecção de calçados e a que eu quero registrar seria na confecção de vestuário. Eu tenho como registrar?

    • André Lacerda says:

      Olá Cecilia!
      Existe um certo risco do seu pedido ser indeferido pois tanto vestuário quanto calçados pertencem à classe 25.
      Mas de fato é possível conseguir o registro caso o titular do registro da AURORA para vestuário não utilize a marca para calçados.
      Se tiver mais dúvidas entre em contato comigo.

  2. Rebeca Eler says:

    Olá,

    quero registrar a minha marca porém o nome que desejo já está sendo utilizado para roupas infantis e eu quero fazer roupas femininas p/ adultas. Será que consigo registrar ainda assim?

    • André Lacerda says:

      Rebeca, boa tarde! Obrigado pelo contato.

      Nesse caso, o fato do produto ser destinado ao publico feminino adulto não influenciaria na decisão do INPI. Se existe um pedido de registro ou registro na classe NCL 25 não é recomendado tentar o registro da mesma marca ou de marca parecida.

      Qualquer dúvida adicional, enviar e-mail para contato@apolomarcas.com.br

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